Questão comentada · Direito Empresarial
Questão 42 — TRF2 2026 · FGV
A TechBrasil Inovações, titular de uma patente de invenção e de dois registros de desenhos industriais, ajuizou ação de infração de direitos de propriedade industrial perante a Justiça Estadual contra a AeroClean Indústria, pleiteando a cessação da fabricação e comercialização dos produtos e indenização por perdas e danos. Em contestação, a AeroClean arguiu, como matéria de defesa, a nulidade da patente, por ausência de novidade e atividade inventiva, e dos registros de desenhos industriais, por ausência de novidade e originalidade. Em réplica, a TechBrasil sustentou que a nulidade somente poderia ser discutida em ação autônoma, perante a Justiça Federal, com a inclusão do INPI no polo passivo. Considerando a Lei nº 9.279/1996 e o entendimento atual da Segunda Seção do STJ, é correto afirmar que
- Aa arguição de nulidade da patente e do registro dos desenhos industriais como matéria de defesa na ação de infração é inadmissível, pois a Lei nº 9.279/1996 exige a participação do INPI nas demandas que envolvam a análise de validade de direitos de propriedade industrial, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
- Ba nulidade da patente pode ser arguida como matéria de defesa na ação de infração perante a Justiça Estadual, porém o registro dos desenhos industriais somente pode ter sua validade discutida em ação autônoma de nulidade proposta perante a Justiça Federal, com a participação obrigatória do INPI, uma vez que existe ressalva legal exclusivamente em favor das patentes.
- Ca Justiça Estadual é competente para reconhecer, em caráter incidental, a nulidade da patente e do registro dos desenhos industriais, e tal decisão produzirá efeitos erga omnes, atingindo o registro perante o INPI, de modo a dispensar a propositura de ação autônoma de nulidade perante a Justiça Federal para tal finalidade.
- Da Lei de Propriedade Industrial contém ressalva expressa que autoriza a arguição de nulidade de patentes e de registro dos desenhos industriais pelo réu, a qualquer tempo, como matéria de defesa, o que poderá ser feito em ação de infração perante a Justiça Estadual, e o eventual reconhecimento da nulidade servirá, exclusivamente, como fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na ação de infração.
- Eembora a nulidade de patentes e de registro dos desenhos industriais possa ser arguida como defesa na ação de infração, o juízo estadual, antes de apreciá-la, deverá oficiar o INPI para participar da demanda, na condição de amicus curiae, uma vez que o pronunciamento judicial sobre a validade de direitos de propriedade industrial exige a manifestação prévia da autarquia federal, ainda que não seja parte na demanda.
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Comentário de cada alternativa
O art. 56, §1º, da LPI permite arguir a nulidade da patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa, e o art. 118 estende a regra ao desenho industrial. Arguida como defesa, a nulidade não exige o INPI no processo nem desloca a competência para a Justiça Federal, segundo o entendimento atual da Segunda Seção do STJ.
Pegadinha: Aplica à defesa incidental a regra da ação autônoma de nulidade (art. 57 da LPI).A ressalva do art. 56, §1º, da LPI não beneficia só as patentes: o art. 118 manda aplicar ao desenho industrial as regras dos arts. 56 e 57, e por isso a nulidade do registro também pode ser arguida como defesa.
Pegadinha: O "exclusivamente em favor das patentes" esquece a remissão do art. 118 da LPI.O reconhecimento incidental da nulidade na Justiça Estadual tem efeitos apenas entre as partes e serve como fundamento para a improcedência. Não atinge o registro no INPI, cuja invalidação com efeitos erga omnes exige ação de nulidade na Justiça Federal com participação da autarquia (art. 57 da LPI).
Pegadinha: Atribui efeito erga omnes a uma decisão meramente incidental.O art. 56, §1º, da LPI autoriza arguir a nulidade da patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa, e o art. 118 estende a regra ao desenho industrial. Segundo o entendimento atual da Segunda Seção do STJ, isso pode ser feito na ação de infração na Justiça Estadual, sem o INPI, e o eventual reconhecimento da nulidade serve só como fundamento para a improcedência, com efeitos entre as partes.
A lei não exige oficiar o INPI como amicus curiae para examinar a nulidade arguida em defesa. A intervenção obrigatória do INPI está prevista apenas para a ação autônoma de nulidade (art. 57 da LPI).
Pegadinha: Cria condição procedimental sem previsão legal.Para aprofundar
Doutrina Essencial (Direito Empresarial): Propriedade Industrial II: Desenho Industrial, Marcas, Indicações Geográficas, Concorrência Desleal e Tutela Processual
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